2018/12/27

Novo Código da Propriedade Industrial | Alterações relevantes ao regime das marcas

Pedro Rebelo Tavares apresenta as principais alterações introduzidas pelo Novo Código da Propriedade Industrial.

Foi publicado em Diário da República, no passado dia 10 de dezembro, o Decreto-Lei n.º 110/2018, que aprova o Novo Código da Propriedade Industrial (CPI), e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (EU) n.º 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

Nessa medida, das várias alterações introduzidas nesta matéria, importa assinalar as de maior relevo:

Representação da marca

Ao abrigo do novo diploma já não é necessário que o requerente apresente, com o pedido de registo, uma representação visual do sinal, bastando a entrega de uma representação que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida.

Esta alteração vem simplificar o processo de registo e abrir a porta às novas tecnologias, facilitando o registo de tipos de marca menos convencionais, nomeadamente as marcas sonoras, gustativas, olfativas e táteis.

Assim, a título exemplificativo, onde atualmente o registo de uma marca sonora carece da entrega de uma representação visual (em regra, uma pauta musical), com a entrada em vigor das referidas alterações bastará ao requerente submeter a marca em suporte áudio, como um simples ficheiro MP3.

Duração do registo

A duração do registo continuará a ser de 10 anos, mas este prazo passará a ser contado a partir da data da apresentação do pedido e não a partir da data da respetiva concessão, como sucede atualmente.

Registo de cores como marca

Foi removida a limitação do anterior artigo 223.º do CPI, que só permitia efetuar um registo de marca de cores quando estas fossem combinadas entre si, ou com gráficos, dizeres ou outros elementos distintivos. Nessa medida, à partida será mais fácil, ao abrigo da nova legislação, registar cores associadas a determinados produtos ou serviços enquanto marca.

Maior amplitude na proteção dada ao secondary meaning

Torna-se mais claro neste novo diploma que, para além da forma dos produtos, as marcas também não podem representar outras caraterísticas que lhes sejam inerentes. Uma cor não pode ser registada enquanto marca para uma tinta, ou um aroma enquanto marca para um perfume.

Também são vedadas ao registo marcas que consistam apenas em caraterísticas que sejam necessárias à obtenção de um resultado técnico, como azul para água fria e vermelho para água quente, ou caraterísticas que confiram outro valor essencial ao produto (e.g., o famoso vermelho na sola do sapato).

Estas limitações, que já estavam previstas na anterior legislação, foram agora ampliadas e serão, a partir da entrada em vigor das alterações, menos suscetíveis de discussão.

Uso sério da marca

Será possível ao requerente de um registo de marca, caso o seu pedido de registo venha a ser alvo de uma reclamação, exigir que o reclamante prove que a marca idêntica ou confundível que serve de fundamento à reclamação tenha sido usada para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registada nos últimos cinco anos consecutivos. Caso o reclamante não apresente prova deste uso sério, ou justo motivo para não ter usado a marca, a reclamação será considerada improcedente.

Também nos casos de recusa provisória do registo por parte do INPI com fundamento na existência de uma marca anteriormente registada que tenha mais de cinco anos de registo, poderá o requerente do pedido, em sede de resposta, solicitar que o titular da marca previamente registada seja notificado para, no prazo de um mês, provar o uso da mesma ou o justo motivo para o não uso, sob pena de se considerarem sanadas as objeções ao pedido de registo e o mesmo ser, nessa sequência, deferido.

Nessa medida, o uso sério passa a ser uma condição quase obrigatória para o titular de uma marca registada, uma vez que a efetivação dos direitos de exclusivo conferidos pelo registo passarão a requerer esta prova. Este reforço visa garantir que as marcas registadas venham a ser efetivamente usadas e que não são registadas com intuito meramente anti-concorrencial.

Recusa do registo por má-fé

O novo diploma prevê que a má-fé é fundamento de recusa do registo, podendo esta ser invocada por qualquer interessado para o efeito.

Este fundamento de recusa cria uma exceção ao regime das marcas livres e não registadas. O novo diploma opta por manter a regra anteriormente prevista, que concede ao utilizador de uma marca livre ou não registada um direito de prioridade de seis meses para efetuar o registo. Porém, a proibição do registo de má-fé poderá, na prática, permitir que o titular de uma marca usada não registada possa vencer no confronto com uma marca registada, desde que consiga comprovar que o registo foi feito de má-fé.

Novas competências do INPI

O INPI passará a ter competência para, em primeira instância, declarar a invalidade de marcas registadas – competência que é atualmente reconhecida ao Tribunal da Propriedade Intelectual.

Os pedidos de anulação de marca deverão ser apresentados ao INPI no prazo de cinco anos a contar do despacho de concessão do registo a que respeitam.

Marcas coletivas e marcas de certificação ou garantia

As marcas de associação e as marcas de certificação passarão a designar-se, à luz da nova legislação, marcas coletivas e marcas de certificação ou garantia, respetivamente.

Reforço no combate à contrafação

Por último, o titular de um registo de marca poderá impedir terceiros de introduzir, no decurso de operações comerciais, mercadorias no território nacional, ainda que estas não se destinem à venda em território nacional e estejam apenas em trânsito, se estas mercadorias, incluindo a respetiva embalagem, provierem de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca igual ou semelhante à marca registada para essas mercadorias.

Todas as alterações referidas, que visam harmonizar a legislação portuguesa em matéria de marcas com a regulamentação e jurisprudência da União Europeia, entrarão em vigor no dia 1 de julho de 2019.

Versão em inglês aqui.

Pedro Rebelo Tavares | Advogado Estagiário | pedro.tavares@pra.pt